隨著知識經濟的迅速發展，人們的智慧財產權尤其是專利意識顯著增強，專利戰略在參與市場競爭中的作用日益突出，外觀設計專利侵權糾紛案件越來越多，但由於我國現行法律對外觀設計專利侵權如何判定規定的很少，給外觀設計專利侵權判定帶來了一定的困難。筆者從事智慧財產權行政執法工作以及專利維權法律工作多年，本文結合工作實際就如何判定外觀設計專利侵權進行粗淺的探討。
一、外觀設計專利權保護範圍的確定
確定外觀設計專利權的保護範圍是外觀設計專利侵權判定比對時的首要工作。關於確定外觀設計專利權的保護範圍我國專利法有專門的規定即“外觀設計專利權的保護範圍以表示在圖片或照片中的該外觀設計專利產品為準。” 但這條規定過於原則，實際上圖片或照片中的內容並不一定都受法律保護，圖片或照片中的內容到底哪些受法律保護哪些不受法律保護，是非常值得探討的。
（一）如何排除公知在先設計內容
外觀設計專利申請檔案中的圖片或照片中的內容是侵權判定比對時的依據，如果圖片或照片中有公知在先設計內容，那麼公知在先設計內容就不受法律保護。我國的絕大部分外觀設計專利都是在已有外觀設計的基礎上改進的，雖然專利法條文中並未規定在進行外觀設計專利侵權判定時，必須排除專利圖片或照片中的公知在先設計部分，但是，公知在先設計不是專利權人的智力成果，其屬於社會公眾的共同財富，已經處於社會公眾欲得知就能得知的公開狀態，如果將這些公知在先設計也包括在專利權人的權利範圍內，對公眾來說是不公平的，也會嚴重阻礙科學技術的進步和創新。所以，為保護社會公眾的利益，確定外觀設計專利權的保護範圍時，應當首先區分出公知在先設計部分和具有獨創性的部分，將公知在先設計部分排除在專利權的保護範圍之外。在外觀設計專利侵權判定中，被控侵權人可以利用公知在先設計進行抗辯，即主張被控侵權產品使用的是公知在先設計的設計方案或者與公知在先設計方案更為接近。如何排除公知在先設計內容呢？筆者認為可這樣具體操作：審理人員應詢問權利人其專利中所包含的創新點，如被控侵權人能舉證證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，就要從權利人主張的創新點中排除該部分，以權利人主張的創新點的剩餘部分與被控侵權物進行侵權比對；如被控侵權人沒有舉證或能舉證但不能證明權利人主張的創新點中有公知在先設計部分，則應以權利人主張的創新點與被控侵權物進行侵權比對，對權利人未主張為創新點的部分和被控侵權人所舉證據足以證明不是創新的部分，可以認定為公知在先設計而予以排除。
（二）如何排除功能性的外觀設計的內容
在智慧財產權法律制度中有這麼一個理念，即由內容所決定的形式或表達是惟一的，則這種形式或表達不受法律保護。這種理念反映在外觀設計專利制度中就是由技術功能本身所決定的形狀、結構等外觀必須如此、是惟一的，則該形狀、結構等外觀不受專利法保護。如汽車的輪胎是圓形的，但這種圓形是輪胎的功能所決定的，這種圓形任何時候都不受專利法保護。由於外觀設計是關於產品外表的具有裝飾性或藝術性的設計，設立外觀設計專利制度的目的就是保護產品外觀的裝飾性或藝術性。因此，在確定外觀設計專利的保護範圍時，應注意區分哪些是因產品的功能而決定的外觀特點，哪些是為產品的美觀而設計的部分，從而排除由產品的技術功能特徵所決定的而不是為產品外觀產生美感而設計的內容。也就是說，對於那些為了實現產品的技術功能所能採用的惟一外觀設計，應當排除在外觀設計專利權的保護範圍之外。需注意的是，如果一種產品的外觀設計同時具有裝飾性和功能性的特徵，則不應將其排除在專利權的保護範圍之外。在具體實踐中，被控侵權人如主張設計內容是技術功能所決定而必須採取的惟一設計可以從技術角度說明或提供專家證明，而權利人如反對則可以從技術角度說明、提供專家證明或提供具體的反證，權利人提供反證即提供同類的產品還存在其他的外觀，這時，審理人員須注意的是權利人提供反證的這個產品其功能、效果必須與專利產品相同，防止實踐中有人為規避侵權而進行的變劣發明。
（三）排除非外觀設計的內容
外觀設計專利保護的是產品的“外觀”而不是“內觀”，外觀是能夠被觀察者從外部直接感知的產品的外表部分，對產品的內部形狀、圖案，消費者一般看不見也不會予以注意，其不具有產品外表上的美感，因此不屬於專利法及其實施細則所指的外觀設計。同樣，其他非外觀設計要素，如產品的尺寸大小、所用材料等，因不具有外表上的美感，也應排除在外觀設計專利權的保護範圍之外。筆者代理的也是蘇州中級人民法院受理的第一起專利侵權糾紛案件中，被控侵權人提出了被控侵權產品與原告專利有二十三處不同，但被控侵權人提的絕大數是產品“內觀”不同、大小不同等，最後，蘇州中級人民法院仍然認定被控侵權人侵權成立。另外產品外觀上附有的商標、廠址等因素也不是侵權判定會考慮的因素
二、關於認定產品是否同類的標準問題
判斷產品外觀設計是否侵權，其前提條件是被控侵權產品與專利產品應是相同或相似產品，只有屬於相同或相似產品，才能進行侵權判定，否則不能認定侵權成立。因此，如何判定是否屬於同類產品，成為外觀設計專利侵權判定中的一個關鍵問題。實踐中，有兩種值得商榷的觀點：一是單純按照《國際外觀設計分類表》作為依據；二是不考慮《國際外觀設計分類表》中有關產品分類的依據，而依照產品的效能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷。筆者認為，第一個觀點的好處是專利侵權審判中的認定標準方便、簡單、易行，同時也使侵權判定的標準與授權審查的標準保持了完全的一致；其壞處是不合理的改變了外觀設計專利權的保護範圍，不利於制止仿製和混淆等侵權行為，有時對公眾造成不公平，造成這種弊端的根源是有些產品可以同時歸為不同的類別、有些實質上的同類產品而《國際外觀設計分類表》卻歸為不同的類別。因此在認定是否屬於同類產品時，不應僅僅依據《國際外觀設計分類表》。第二種觀點是撇開《國際外觀設計分類表》來認定產品是否屬於同類，在有些時候確能公平的維護各方利益，但其任意性和主觀性也太強，割裂了專利授權審查標準與專利侵權判定標準之間的聯絡，會在一定程度上損害專利的穩定性，容易不適當的擴大專利的禁止權的效力範圍，損害社會公眾的利益。因此，筆者主張在認定是否屬於同類產品時，首先應當參照《國際外觀設計分類表》，儘可能保持專利侵權判斷與專利授權標準的一致性。其次，在認定是否屬於同類產品時，還應當依照產品的效能、用途以及是否會引起普通消費者對產品的混淆和產品的生產者之間是否會形成競爭關係等因素綜合考慮分析，如果使普通消費者產生了混淆，生產者之間會形成競爭關係，那麼就應當認定為同類產品。筆者2010年5月代理了一起外觀設計專利侵權糾紛案件，原告以被告生產的戶外配電箱侵犯自己的戶外配電箱外觀設計為由控告，但被告以在原告專利申請日以前通訊部門就有相同外觀的產品為由進行抗辯，而原告以通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類為由進行反駁，被告能否以按照《國際外觀設計分類表》與本案產品不同類的產品進行已有公知技術抗辯呢？根據以上分析並且根據通訊部門的該產品與戶外配電箱效能、用途、產品混淆、競爭關係等因素綜合分析，原告以移動通訊部門的該產品按照《國際外觀設計分類表》的規定與本案產品不同類進行反駁是不能成立的。
三、關於相似設計的判定標準問題
如何判斷外觀設計構成相似？在實踐中有不同的做法：一是根據整體來認定。只要被控侵權的設計在整體上與外觀設計專利近似，就可認定為相似設計。二是根據設計要部來認定。由於只有設計要部才凝聚了專利權人的智力勞動，因此在判斷是否相同或近似時，只需進行設計要部的比較。筆者認為，由於外觀設計是依靠整體上的美感來吸引消費者注意的，這就要求在比較兩件外觀設計是否相似時要從外觀設計的整體上進行全面比較，而不能只進行區域性比較；同時，絕大部分外觀設計是在已公開的設計的基礎上附加新的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合或者進行部分改動後完成的，而這部分改動體現了專利權人的獨創性勞動，也是使專利申請具有新穎性並區別於其他外觀設計的關鍵點。如果只比較整體，或者只進行設計要部比較，要麼忽視了外觀設計專利的創新部分，要麼忽視了外觀設計在整體上的效應，都顯得過於片面。因此，在判斷被控侵權的外觀設計與外觀設計專利是否相似時，應當採用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的判斷方法。 ．
在採用“整體比較、重點觀察、綜合判斷”的方法來認定是否相似
時，首先要從整體上比較。如果被控侵權產品在整體上與外觀設計專利相似，就可以認定為相似；當在整體比較上有差異時，才進行重點觀察。但整體比較與重點觀察的結論應當是一致而不是互相矛盾的。“重點”是指設計要部，設計要部就是產品中容易引起一般消費者注意的部位。筆者認為：(1)由於外觀設計是依靠消費者的注意力來吸引消費者的，因此，設計要部必然是外觀設計中最能吸引普通消費者注意的部分，判斷“最能吸引普通消費者注意”可結合產品的使用狀態、在先的同類或者相近類產品的外觀設計狀況以及美感等加以確定。(2)對設計要部的確定還必須考慮其有獨創性，這樣才能將外觀設計專利區別於已有設計。 (3)應當注意的是，專利申請時提交的簡要說明中的設計要點可以幫助確定設計要部，但其中的全部內容並不一定就是設計要部。（4）從設計要部考慮被控侵權產品與外觀設計專利是否相似時，應當考慮要部在整個產品外觀中佔的比例及起的作用，如果要部是產品外觀的主要部分，只要設計要部相似，就可以認為構成相似。但如果要部在產品外觀中佔的比例很小，不足以影響產品的整個外觀時，雖然設計要部近似，但產品的整個外觀並不足以引起混淆或誤認，也不能認定被控侵權產品與外觀設計相近似。
四、關於自由公知設計抗辯問題
自由公知設計抗辯是指被控侵權人以其被控侵權產品是使用或更接近於自由公知設計而不構成對外觀設計專利侵權的一種抗辯。由於我國法律及相關的司法解釋對此未作明確規定，實踐中對能否運用自由公知設計抗辯以及自由公知設計抗辯的掌握尺度存在一定的爭議。筆者認為，實踐中適用自由公知設計抗辯對於平衡專利權人和社會公眾利益、減少訴爭和提高訴訟效率有很大的作用，但在適用該原則時，應當注意以下問題：
（一）關於被控侵權人對專利的新穎性提出的抗辯。被控侵權人在案件中經常提出新穎性抗辯，認為權利人的專利權實際上是自由公知設計，缺乏新穎性，應屬無效專利。其實，這種抗辯實際上並不是自由公知設計抗辯，因為自由公知設計抗辯是認為其使用的系自由公知設計，而非針對專利效力本身提出質疑。筆者認為，審理人員應當在侵權判定中堅持專利權有效原則，不對專利性進行評價。對於被控侵權人提出新穎性抗辯的，審理人員應當向當事人釋明關於專利權無效的新穎性抗辯應當通過專利複審無效程式來解決，並告知其如不通過無效程式解決的後果。被控侵權人堅持不向專利複審委員會提出無效宣告請求的，對其新穎性抗辯不予支援。被控侵權人向專利複審委員會提出無效宣告請求並提交有關證明，審理人員可決定案件中止審理。
（二）當被控侵權人以自由公知設計進行抗辯時，應當遵循以下步驟和方法進行處理：第一，應當將被控侵權設計與自由公知設計進行比較，而不應對比被控侵權設計與外觀設計專利是否相同或相似。如果比較的結果是兩者完全相同，則表明被控侵權人使用的是在專利申請日前或優先權日之前的自由公知設計，即使被控侵權設計與外觀設計專利完全一致，也應當認定自由公知設計抗辯成立，被控侵權人不構成侵權。第二，當被控侵權設計與自由公知設計明顯不相同或相似時，人民法院應就被控侵權設計與外觀設計專利進行比對，以判斷其是否構成侵權。第三，當被控侵權設計與外觀設計專利、自由公知設計的相似性較難判斷時，可以將被控侵權設計與自由公知設計和外觀設計進行比較，以確定被控侵權設計是更靠近自由公知設計，還是更靠近外觀設計專利，並視具體情況處理：如果被控侵權設計與自由公知設計更靠近，則可以認定自由公知設計抗辯成立；如果被控侵權設計與專利外觀設計專利更靠近，則可以認定被控侵權人自由公知設計抗辯不成立，構成侵權。
（三）、關於在先專利抗辯問題。在實踐中，對於自由公知設計是否包括第三人的在先專利一直有爭議。第一種觀點認為，第三人的在先專利可以作為自由公知設計抗辯的依據。第二種觀點則認為，自由公知設計抗辯是為了謀求實現專利權人與社會公眾利益的平衡而允許採用的一種抗辯手段，如果同意被控侵權人的抗辯主張，就等於認可其未經許可而實施第三人的在先專利，不符合公正的要求，因此，可作為自由公知設計抗辯依據的外觀設計必須是在專利申請日之前公眾可自由使用的公知設計，應當排除他人的在先外觀設計專利。筆者贊同第二種觀點，但同時認為，在一定條件下，其可以作為一種單獨的抗辯手段，在認定被控侵權人的這種在先專利抗辯是否成立時，應當根據不同的情況分別對待：(1)被控侵權人使用的外觀設計雖是他人的在先專利，但如果他人的在先外觀設計專利與原告的外觀設計專利既不相同也不相似，應當認定被控侵權人的抗辯成立，不構成專利侵權；(2)權利人擁有的專利屬重複授權的情形。如果在先專利權人與重複授權專利權人發生糾紛時，則重複授權的專利權人雖擁有專利權，但其仍構成對在先專利權人的侵權。如果重複授權的專利權人控告第三人侵犯其專利權時，被控侵權人能否以該專利屬重複授權為由，以其實施的系在先專利作為抗辯理由呢？筆者認為，根據專利權有效原則，不能認定被告的抗辯理由成立。因此，重複授權專利權人在對在先專利權人的訴訟中雖會敗訴，但其在對未享有在先專利權而實施專利的被控侵權人的訴訟中則能勝訴。
總之，外觀設計專利侵權判定是一項技術性、法律性很強的工作，判斷過程中既要掌握好各項原則，又要運用好各種方法，只有這樣，才能使判斷結論客觀、公正、合理。
作者簡介：張廷栓.（1976.5）.男.漢族.山東濟寧市人，中共濟寧市委黨校法學教研部副主任，山東文思達律師事務所智慧財產權兼職律師，主要研究方向：智慧財產權法。
------------------已發表於《遼寧行政學院學報》2010年第10期
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